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论“现有技术抗辩”中对“预料不到的技术效果”的考虑

作者:admin 来源:霍本俊 时间:2017-11-16 15:41:43 点击次数:2671
根据《专利法》第62条及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 (法释〔2009〕21号)第14条规定,现有技术抗辩是专利侵权程序中的不侵权抗辩的重要方式之一。
现有技术抗辩是指在专利侵权纠纷案件中,被控侵权人为了快速解决纠纷,并不选择专利无效宣告程序来质疑原告专利权的有效性,而是选择直接在诉讼程序中提出并证明自己所使用的技术属于现有技术,从而使原告侵权指控不成立(但原告的专利权的有效性是仍然存在的)而免于承担专利侵权责任的一种抗辩形式。
最高人民法院司法解释规定“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”,从该规定来看,适用现有技术抗辩时仅需在专利权利要求的技术特征的指引下,对比被控侵权技术方案与现有技术方案的相关技术特征,只要相关技术特征均相同或实质相同,即可认定现有技术抗辩成立,似乎并不需要考虑技术效果,特别是“预料不到的技术效果”。
但是,对于某些特定类型的发明创造,在适用现有技术抗辩时如果不考虑预料不到的技术效果,则会得出现有技术抗辩成立的错误认定,造成因现有技术抗辩适用不当而剥夺专利权人合法权利的现象。
以下列举这些特定类型的发明创造进行具体分析:
一、选择发明中的现有技术抗辩认定
《专利审查指南2010》中规定了选择发明是指从现有技术中公开的宽范围中,有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明;并且举例在一份制备硫代氯甲酸的现有技术对比文件中,催化剂用量比大于0、小于等于100%;一项制备硫代氯甲酸方法的选择发明,采用了较小的催化剂用量比(0.02%~0.2%),却产生了预料不到的技术效果
假设有一个被控侵权人实施了制备硫代氯甲酸方法,采用的催化剂用量比为0.1%,被控侵权人提出现有技术抗辩。根据前述的现有技术抗辩适用标准,被控侵权人实施的制备硫代氯甲酸方法确实是现有技术公开的制备硫代氯甲酸方法,催化剂用量比在现有技术公开的范围内,符合“与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的”的条件,似乎应当认定现有技术抗辩成立。
但是,从另一方面看,被控侵权人实施的制备硫代氯甲酸方法却完全落入专利权利要求的保护范围,属于相同侵权。即使被控侵权人以该现有技术作为确权程序的对比文件,也不能破坏该专利的新颖性或创造性。
从上述分析可以看出,如果仅对比技术特征,选择发明中的现有技术抗辩认定存在悖论:专利权稳定有效,被控侵权技术方案落入专利权利要求的保护范围,被控侵权技术方案却能因为现有技术抗辩成立而摆脱侵权指控。
要解决这样的悖论,就需要在适用现有技术抗辩时引入对预料不到的技术效果的考虑:对于催化剂用量比这一技术特征,被控侵权人选择的催化剂用量比相对于现有技术公开的催化剂用量比取得了预料不到的技术效果,该技术特征与现有技术方案中的相应技术特征不属于相同或者无实质性差异的技术特征,从而判定现有技术抗辩不成立,被控侵权技术方案侵权。
二、要素替代发明中的现有技术抗辩认定
《专利审查指南2010》中规定了要素替代的发明是指已知产品或方法的某一要素由其他已知要素替代的发明
一项涉及泵的发明,与现有技术相比,该发明中的动力源是液压马达替代了现有技术中使用的电机,假设这种替代产生了预料不到的技术效果,则该发明具备创造性。
被控侵权人生产了这种液压马达作为动力源的泵,如果在现有技术抗辩中仅仅进行技术特征的对比,液压马达与电机会被认为是惯用手段的直接替换,被控侵权技术方案中的液压马达与现有技术的电机无实质性差异,现有技术抗辩成立。从而也陷入专利权稳定有效,被控侵权技术方案落入专利权利要求的保护范围,被控侵权技术方案却能因为现有技术抗辩成立而摆脱侵权指控的矛盾中。
通过对预料不到的技术效果的考虑,同样能解决上述矛盾:被控侵权人生产了液压马达作为动力源的泵,与专利权相同而侵权;至于被控侵权人提出的现有技术抗辩,被控侵权技术方案中的液压马达替换现有技术的电机时产生了预料不到的技术效果,因此液压马达与电机在本案中不再是惯用手段的直接替换,两者属于有显著差异的技术特征,现有技术抗辩不成立。
三、要素省略发明中的现有技术抗辩认定
《专利审查指南2010》中规定了要素省略的发明是指省去已知产品或者方法中的某一项或多项要素的发明
现有技术由技术特征ABCDE组成;一项要素省略的发明的权利要求为ABCD,省略了技术特征E却带来了预料不到的技术效果;被控侵权技术方案为ABCD。
如果简单适用司法解释中关于现有技术抗辩的规定,被控侵权技术方案被诉落入专利权保护范围的全部技术特征为ABCD,而该ABCD与现有技术方案中相应的ABCD相同,现有技术抗辩成立。这样进行现有技术抗辩认定,专利权人的权利将形同虚设。
笔者认为,正确的做法应该是不能忽略现有技术和被控侵权技术的整体技术方案,现有技术的整体技术方案是ABCDE,而被控侵权技术的整体技术方案是ABCD,两个技术方案之间存在预料不到的技术效果的不同,因此被控侵权人实施的技术方案不属于现有技术方案,现有技术抗辩不成立。
除了以上列举的发明类型,与现有技术在技术特征上仅有细微改变却取得了预料不到的技术效果的发明创造还有很多,这类发明创造虽然在技术方案的非显而易见性方面不明显,但是因为取得了预料不到的技术效果而具备专利性。但是,如果被控侵权人按照这些发明创造实施侵权行为,其被控侵权技术方案与现有技术在技术特征上也仅有细微改变,容易被错误认定为现有技术抗辩成立。
在我国专利制度中,确权程序与侵权程序具有相对独立性,即侵权程序一般不涉及权利有效性进行评价。但是,现有技术抗辩制度可以认为是间接评价了专利权的有效性,目的是为了避免专利权人将现有技术纳入专利权的保护范围而损害社会公众利益。基于此,最高院在(2013)民提字第225号判决书中确立了抵触申请类推适用现有技术抗辩:由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性,故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时,应该被允许,并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判
对现有技术抗辩制度有了上述认识,就可以理解在适用现有技术抗辩时需要考虑预料不到的技术效果的原因:专利相对于现有技术取得了预料不到的技术效果,现有技术不能破坏该专利的新颖性或创造性,并且现有技术中并未有该预料不到的技术效果的发现,专利权人将基于该发现获得专利权不属于将现有技术纳入专利权的保护范围,没有损害社会公众利益,因此,适用现有技术抗辩时需要考虑预料不到的技术效果。
总之,在适用现有技术抗辩时应该考虑预料不到的技术效果,进行全面对比,既要对比被控侵权技术方案与现有技术方案的技术特征,又要考虑两者之间的技术效果差异,如果有预料不到的技术效果,则不能认为现有技术抗辩成立。否则就容易出现专利权稳定有效,被控侵权技术方案落入专利权利要求的保护范围,被控侵权技术方案却能因为现有技术抗辩成立而摆脱侵权指控的悖论。
参考文献:
①《专利法》第62条
②《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 (法释〔2009〕21号)第14条
③《专利审查指南2010》第二部分第四章第4.3节
④《专利审查指南2010》第二部分第四章第4.6.2节
⑤《专利审查指南2010》第二部分第四章第4.6.3节
⑥ 最高院(2013)民提字第225号判决书